Предположим, у вас есть проект декоративного внешнего вида предмета, и вы начинаете его производить. Впоследствии вы получите уведомление от владельца патента на образец о том, что вы нарушаете его патент. Вы выполняете поиск по известному уровню техники и находите некоторые ссылки, связанные с дизайном. Можете ли вы признать патент на образец недействительным путем межпартийной проверки в Ведомстве по патентам и товарным знакам США или в судебном порядке на основании этих ссылок на известный уровень техники? Ответ — ДА, если ссылки на предшествующий уровень техники предвосхищают или делают очевидным дизайн, заявленный в патенте на образец.
В отношении патента на промышленный образец § 171 раздела 35 USC относится не к дизайну изделия, а к дизайну изделия и включает в себя все виды орнаментов, включая украшение поверхности, а также конфигурацию изделия. В случае с Заном 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). Заявленным предметом является дизайн, внедренный или примененный к изготовленному изделию (или его части), а не само изделие. Ex parte Кэди, 1916 CD 62, 232 OG 621 (патент 1916 г.).
Чтобы исключить заявленный образец из патента на образец с помощью единственной ссылки на предшествующий уровень техники в соответствии с § 102 раздела 35 USC, проводится обычный тест наблюдателя, изложенный в Gorham Manufacturing Co. против Уайта81 US 511 (1871), который предусматривает, что «если в глазах обычного наблюдателя, обращающего обычное внимание покупателя, две модели по существу одинаковы, если сходство таково, что обманывает такого наблюдателя, поощряя его покупать одно, предполагая, что это другое, первый патентообладатель нарушает права другого. Горэм81 США в 528. Видеть Египетская богиня, Inc. против Swisa, Inc.543 F.3d 665, 672 (Федеральный округ, 2008 г.) (на скамейке) (пройдя тест «обычного наблюдателя» Горэм единственный критерий определения нарушения патента на образец).
Что произойдет, если единственная ссылка на известный уровень техники не предвосхищает заявленный образец из-за различий между чертежами одной ссылки на известный уровень техники и патентом на образец или моделью? Можете ли вы признать патент на промышленный образец недействительным, если ссылки на предшествующий уровень техники делают заявленный дизайн очевидным? Если да, то как можно доказать очевидность патента на промышленный образец?
В недавнем случае LKQ Corporation против GM Global Technology Operations LLC№ 2021-2348 (Федеральный округ, 21 мая 2024 г.) компания GM Global Technology LLC («GM») заявила права на патент США на промышленный образец № D797,625 (патент '625), в котором заявлен декоративный дизайн транспортного средства. переднее крыло против LKQ Corporation и Keystone Automotive Industries, Inc. (совместно «LKQ»). LKQ подала ходатайство о возбуждении межпартийной проверки патента '625 в Ведомстве по патентам и товарным знакам США («USPTO») на предмет ожидания в соответствии с разделом 35 USC § 102 на основании патента США на промышленный образец № D773,340 («Lian»). ) и доказательствами в соответствии с § 103 раздела 35 USC, основанными на Лиане и рекламной брошюре Hyundai, в которой показана конструкция переднего крыла автомобиля. В ходе обычного теста на ожидание наблюдателя ВПТЗ США обнаружило такие различия между конструкциями, что ожидание отсутствовало. В рамках давнего теста на очевидность Розена-Дерлинга, который состоит из двух частей, USPTO обнаружило, что LKQ не смог идентифицировать отсылку Розена, которая представляет собой единственную отсылку, чьи характеристики конструкции такие же, как и заявленная конструкция. . Дарлинг против Spectrum Furniture Co., Inc.101 F.3d 100, 103 (Федеральный округ 1996 г.) (со ссылкой на По делу Розена673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982)). ЛКК Корпорация at 7. LKQ подал апелляцию, и суд Апелляционного суда Федерального округа (CAFC) подтвердил это решение.
Впоследствии CAFC, на скамейкерассмотрел вопрос о том, является ли Розен-Дерлинг Этот тест следует использовать для определения очевидности патентов на промышленные образцы. CAFC отменен Розен И Дурлинг и согласился с их прецедентом, что «[i]Срок действия определяется на основании доказательств запатентованной конструкции [based] на фактических критериях, аналогичных тем, которые были разработаны в качестве аналитических инструментов для контроля действительности патента на полезную модель в соответствии со статьей 103, т.е. на применении Грэм факторы. » Хапп против Siroflex of Am., Inc.122 F.3d 1456, 1462 (Федеральный округ 1997 г.). ЛКК Корпорация в 19.
В Грэм против компании John Deere Co. из Канзас-Сити383 USC 1 (1966), Верховный суд интерпретировал значение статьи 35 USC § 103 и постановил, что Грэм факторы в форме трех фактических исследований, которые включают «объем и содержание известного уровня техники»; «различия между уровнем техники и рассматриваемыми претензиями»; и «обычный уровень компетентности в соответствующей области». Идентификатор. Более того, Верховный суд постановил, что второстепенные соображения, такие как «успех в бизнесе, давно ощущаемые, но нерешенные потребности, неудачи других и т. д., могут быть использованы для того, чтобы пролить свет на обстоятельства происхождения объекта, ради которого стремятся патент». и может иметь значение как «доказательство или неочевидность». Идентификатор. в 17-18 лет.
Для оценки очевидности или неочевидности заявленного промышленного образца Грэм применяются факторы. Первое фактическое расследование («Грэм фактор один») относится к «объему и содержанию предшествующего уровня техники» в пределах знаний обычного дизайнера в области дизайна. См. Грэм, 383 США, с. 17. Применяя фактор Грэма один, необходимо определить первичную ссылку. Далее второй фактический анализ («Фактор Грэма два») направлен на определение различий между известными образцами и рассматриваемой заявкой на промышленный образец. Грэм, 383 США, с. 17. Применяя второй фактор Грэма, внешний вид заявленного образца сравнивается с образцами предшествующего уровня техники с точки зрения обычного дизайнера в области производства. См. дело Apple, Inc. против Samsung Elect., Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Федеральный суд, 2012 г.). Затем третий фактический запрос («фактор Грэма три») нацелен на «обычный уровень компетентности в соответствующей области». [must be] решено». Graham, 383 US, стр. 17. Применяя третий фактор Грэма, «человек, обычно компетентный в области, к которой принадлежит изобретение», оценивается с точки зрения обычного дизайнера в области, к которой он или она принадлежит заявленный образец. Применяя коэффициенты Грэма, определяют, был бы мотивирован обычный дизайнер в области, к которой относится заявленный образец, изменить известный образец, «чтобы создать тот же общий внешний вид, что и заявленный. «Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc.», 10 F.4th 1268, 1275 (Федеральный округ, 2021 г.) (цитаты и кавычки опущены). Доказательства наличия патентов на промышленные образцы всегда требуют оценки второстепенных соображений как таковых. признаки очевидности или неочевидности, когда представлены доказательства этих соображений. Грэм383 США, с. 17-18 («Второстепенные соображения, такие как коммерческий успех, давние, но нерешенные потребности, неудачи других и т. д., могут быть использованы, чтобы пролить свет на обстоятельства происхождения объекта, который мы стремимся запатентовать»).
Что касается практических советов, то в следующий раз, когда вы получите уведомление от владельца патента на образец о том, что вы нарушаете его патент, вам следует провести поиск по известному уровню техники и рассмотреть вопрос о признании патента на образец недействительным на основе ожиданий и доказательств. Чтобы признать патент на промышленный образец недействительным на основе предварительного ожидания, вы должны использовать обычный тест наблюдателя, чтобы оценить, являются ли два образца из ссылки на известный уровень техники и патента на образец по существу одинаковыми. При наличии различий необходимо попытаться признать патент на промышленный образец недействительным на основании его очевидности, используя Грэм факторы и любые второстепенные соображения. Таким образом, используя эти тесты, вы можете признать патент на образец недействительным либо посредством межпартийной проверки с USPTO, либо в судебном порядке.